분할 출원으로 특허 권리 범위 검토 방법 — 중소기업 실무 가이드
분할 출원이 필요한 이유
특허 출원은 하나의 발명에 하나의 청구범위를 묶는 것이 원칙이다. 그런데 처음 출원할 때 청구항을 좁게 잡았거나, 나중에 보니 보호해야 할 부분이 더 있다는 것을 알게 되는 경우가 적지 않다.
이럴 때 활용할 수 있는 제도가 분할 출원이다. 원래 출원(모출원)의 출원일을 그대로 소급 적용받으면서, 새로운 청구범위로 별도 권리 확보 가능성을 검토할 수 있다. 특허 포트폴리오를 체계적으로 검토해야 하는 중소기업에 실무상 검토할 수 있는 선택지다.
분할 출원이란?
분할 출원은 모출원 명세서 안에 담긴 2개 이상의 발명을 각각 독립적인 출원으로 분리하는 절차다.
핵심 장점은 모출원의 출원일이 그대로 인정된다는 것이다. 경쟁사가 유사한 기술을 이후에 출원하더라도, 분할 출원이 인정되면 원래 출원일 기준으로 선원(先願) 지위를 갖게 된다.
분할 후에도 모출원은 그대로 살아 있으므로, 기존 권리를 포기하지 않고 추가하는 구조다.
신청 요건 및 대상
분할 출원을 낼 수 있는 조건은 다음과 같다.
- 모출원이 특허청에 계류 중이어야 한다. 거절결정 불복심판 계류 중에도 가능하지만, 모출원이 등록·취하·포기되면 기회가 사라진다.
- 분할 출원의 청구 내용은 모출원 명세서에 이미 기재된 범위 안이어야 한다. 새로운 발명을 추가하는 것은 허용되지 않는다.
- 모출원 1건에서 여러 건의 분할 출원을 낼 수 있고, 분할 출원에서 다시 분할도 가능할 수 있다.
초기 출원 단계에서 명세서에 다양한 실시 예를 충분히 담아 두는 것이 나중에 분할 출원의 소재가 된다. 청구항 초안 단계부터 이 점을 고려하는 것이 좋다.
활용 이점
① 권리 범위 다각화 모출원에서 거절된 청구항을 별도로 떼어 보정하거나, 더 좁은 청구항과 더 넓은 청구항으로 분리해 복수 등록 가능성을 검토할 수 있다.
② 빠른 권리화 검토가 필요한 경우 대응 전체 심사가 지연될 때 핵심 청구항만 분할 출원해 우선심사를 신청하면, 해당 권리 확보 가능성을 검토할 수 있다. 투자 유치나 라이선스 협상 일정에 맞춰 등록 타이밍을 조절하는 것도 가능할 수 있다.
③ 기술 라이선스·투자 협상 지원 투자자나 파트너사가 특정 기술 영역의 권리만 별도로 제출하도록 요구할 때, 해당 청구항만 분리 등록해 증빙으로 활용할 수 있다.
신청 절차 및 필요 서류
- 1분할 대상 검토: 모출원 명세서를 검토해 별도 권리화할 발명 요소를 파악한다. 변리사와 협력하는 것이 현실적이다.
- 2분할 출원서 작성: 새 청구범위 및 명세서를 작성한다. 기재 내용이 모출원 범위를 벗어나지 않도록 주의한다.
- 3특허청 제출: 특허로(전자출원 시스템)를 통해 온라인으로 제출한다. 출원료는 모출원과 별도로 납부한다.
- 4심사 진행: 분할 출원도 신규 심사를 받으며, 필요 시 우선심사를 추가 신청할 수 있다.
주요 제출 서류
- 분할 출원서 (모출원번호 명기)
- 명세서, 청구범위, 도면
- 출원 수수료
출원료 및 심사청구료는 중소기업·소기업 여부에 따라 감면이 적용될 수 있으므로, 출원 시점의 공고 기준을 확인해야 한다.
주의사항
- 분할 출원은 모출원 계류 중에만 가능할 수 있다. 시기를 놓치면 출원일 소급 효과을 받을 방법이 없다.
- 명세서에 기재되지 않은 내용을 추가하면 신규사항 추가로 거절된다. 분할 출원은 기존 발명을 나누는 것이지 새로운 발명을 붙이는 것이 아니다.
- 분할 출원마다 별도 비용(출원료, 심사청구료)이 발생한다. 어느 청구항을 우선 분리할지 권리 범위와 비용을 함께 판단해야 한다.
- 요건과 수수료는 공고마다 변동될 수 있으므로, 진행 전 특허청 최신 안내를 확인한다.
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분할 출원 검토은 타이밍과 명세서 기재 범위가 관건이다. 혁신기술경영인증지원센터는 중소기업의 특허 포트폴리오 검토부터 분할 출원 시점 판단, 관련 정부 지원 연계까지 함께 살펴드리고 있다. 어디서 시작해야 할지 막막하다면 www.mbiz-certcenter.com 에서 상담을 신청해 보시기 바란다.
발행 전 공식 기준 확인
- 특허·디자인·지식재산권의 출원 요건, 심사청구 기한, 분할출원 가능 시점, 존속기간, 연차등록료, 수수료, 감면 요건, 명의변경 절차는 특허청·지식재산처, 특허로, KIPRIS, 특허법·디자인보호법, 담당 변리사 검토를 기준으로 확인한다.
- IP 바우처, IP 나래, 지식재산경영인증, 해외출원·가치평가 지원사업은 특허청, RIPC 지역지식재산센터, 한국발명진흥회, 한국특허전략개발원, 한국지식재산보호원, 해당 연도 사업 공고를 기준으로 확인한다.
- 지원 대상, 지원금, 자부담률, 가점, 선정 여부, 서비스 범위, 접수기간, 제출서류, 사후관리 의무는 사업별 공고와 운영기관 지침에 따라 달라질 수 있다.
